Nouvelles modifications à notre procédure d’opposition des marques

Jul 25, 2018

Nouvelles modifications à notre procédure d’opposition des marques

Veuillez noter qu’ont été finalement émises par notre Office de Marques les nouvelles réglementations à notre Loi de Marques Nº 22.362, dont l’effet le plus important est qu’à partir du 18 septembre 2018 les disputes d’opposition seront désormais tranchées par notre Office des Marques. Ci-après, nous détaillons les modifications les plus significatives:

1)    Abandon de notre système monoclasse pour un système multiclasses.

2)   Exigence de déposer une Déclaration Assermentée d’usage de la marque entre le 5ème et le 6ème année de sa durée à compter de la date d’enregistrement.

3)  Dorénavant il revient à l’Office ( et non pas aux Tribunaux) de statuer dans les cas des marques attaquées en déchéance par manque d’usage.

4)   De même, l’Office pourra déclarer la déchéance partielle par non usage d’un enregistrement de marque.

5)   Véritable changement « copernicien » dans le traitement de la procédure d’opposition : l’Office (et non pas les Tribunaux) va statuer sur le mal ou bien fondée des oppositions et il revient dorénavant à l’opposant d’activer le dossier d’opposition.

6)   À l’heure actuelle, nous attendons de la part de l’Administration que les points marqués 1), 2), 3) et 4) soient réglementés. Toutefois, il est possible à notre avis que lesdites réglementations n’interviennent que l’année prochaine. Nous vous tiendrons bien entendu étroitement informés des nouvelles venant à se produire à ce dernier sujet.

En ce qui concerne le traitement de la procédure d’opposition, veuillez noter que :

1)   Une fois l’opposition notifiée par l’Office, il y aura un délai de 3 (trois) mois (« cooling-off period ») afin que les parties en conflit se contactent entre elles dans le but d’essayer de conclure, si cela s’avère possible, un accord de coexistence des marques en présence. Ce délai ne peut pas être reporté.

2)   Une fois ce délai échoué et si aucun accord n’a été trouvé, l’Office demandera à l’opposant que dans un délai maximum -et qui ne peut être prorogé- de 15 (quinze) jours ouvrables, ratifie son opposition en versant les taxes INPI exigées et en produisant son argumentaire motivé.

3)   Ultérieurement sera objet de notification la partie adverse afin que dans un délai identique maximum -et qui ne peut pas être prorogé- de 15 (quinze) jours ouvrables, dépose sa réponse.

4)   La production des preuves à effectuer dans les cas 2) et 3) aura lieu dans un délai maximum -et qui ne peut pas être prorogé- de 40 (quarante>) jours ouvrables, et l’Office aura le pouvoir réglementaire de décider sur le mérite des preuves produites, en les acceptant ou bien en les refusant. Ces décisions de l’Office concernant les preuves offertes ne pourraient pas être récusables dans cette instance, mais si nécessaire elles pourront l’être dans l’instance judiciaire supérieure- (point 8). 

5)   Une fois toutes les preuves produites ou bien le délai pour le faire échoué, les parties en conflit seront notifiés afin qu’elles puissent produire dans un délai maximum de 10 (dix) jours ouvrables leurs allégations.

6)   Il est important de noter que ce dernier délai de 10 (dix) jours pourra à sa fois être reporté -par une seule fois-par un nouveau délai maximum de 30 (trente) jours ouvrables par le biais d’une procédure de Médiation, pendant laquelle il sera également possible de conclure un accord de coexistence des marques en présence avant de connaître la décision finale de l’Examinateur.  Il est à souligner qu’un accord conclu lors d’une procédure de Médiation possède la même force légale qu’un arrêt judiciaire. 

7)   Dans l’hypothèse où l’opposition ne soit pas ratifiée par l’opposant et les taxes INPI ne soient pas versées dans les délais, l’Office traitera ladite opposition comme étant un simple « Appel à l’Attention de l’Examinateur ».Autrement dit, l’Examinateur suivra le seul critère de considérer s’il existe ou non un risque de confusion entre les signes en conflit sans trop approfondir l’analyse du cas. Dans cette situation où l’opposition ne soit pas ratifiée, le déposant aura la possibilité de présenter son argumentaire afin de fournir à l’Examinateur tous les éléments qui seront jugés d’importance afin de bien défendre sa position.

8)   Finalement, et face à une éventuelle décision de la part de l’Examinateur défavorable aux intérêts du client, il sera possible de faire avancer ce dossier à l’instance judiciaire en entamant à l’encontre de l’Office une action judiciaire.

  

Conclusions :

Nous estimons que cette nouvelle procédure d’opposition fera évoluer dans le bon sens cette matière en la rendant plus agile et rapide. Toutefois, nous devons exprimer notre réserve en ce qui concerne les décisions des Examinateurs vis-à-vis des litiges de cette nature, ce qui nous serions en mesure d’évaluer au fur et à mesure de les connaître.

Dans ce dernier sens, nous sommes tout au moins portés à conseiller nos clients, dans le cas de procédures d’opposition, de déposer l’argumentaire nécessaire et d’apporter toute preuve venant à l’aide de leurs positions afin d’ «orienter » la décision finale de l’Examinateur avec tous ces éléments.

Nous constatons également que la procédure de Médiation – point 6)-  est en vigueur et qu’elle sera également un instrument utile à résoudre ce genre de litiges ainsi qu’à l’obtention -avant le dépôt des allégations- des délais supplémentaires si besoin.

Finalement, il est important de noter que tout accord de coexistence conclu entre les parties en conflit avant que l’Office prenne sa résolution finale sur le dossier, sera acceptée par l’Administration.