Nuevas disposiciones respecto al procedimiento de oposiciones

Jul 25, 2018

Nuevas disposiciones respecto al procedimiento de oposiciones

Han sido finalmente emitidas por nuestro INPI las reglamentaciones a las modificaciones a la Ley de Marcas Nº 22.362. El efecto más importante de esto es que a partir del 18 de septiembre 2018 el INPI decidirá sobre las disputas de oposiciones. Pasamos a detallar a continuación los cambios más relevantes implementados:

1-     Se reemplaza el sistema uniclase por el sistema multiclase.

2-     Se requiere presentar una declaración jurada de uso de marca entre el 5to y 6to año desde su fecha de concedida.

3-     A partir de este momento, el I.N.P.I. (y no los Tribunales) será el responsable de resolver las disputas de marcas objeto de caducidad.

4-     En este sentido, el I.N.P.I. podrá aplicar una cancelación parcial de productos/servicios sobre el registro de marca afectado por la acción de caducidad.

5-     Se ha aplicado un “cambio copernicano” en el proceso de oposición: el I.N.P.I. (y no los Tribunales) decidirá por cuenta propia si la oposición presentada se encuentra fundada o infundada, y es ahora la decisión del oponente activar el proceso de resolución pertinente.

Al momento, nos encontramos a la espera que el I.N.P.I. regule los puntos 1), 2), 3) y 4). No obstante, en nuestra opinión, es muy posible que estas regulaciones entren en vigencia a finales del años 2019.

En relación al punto 5) y el nuevo proceso de oposiciones, el cual se encuentra actualmente regulado y vigente, aprovechamos la ocasión para hacerles notar los siguientes elementos:

  1.  Una vez notificada la oposición por el INPI, se abrirá un plazo de 3 (tres) meses para que las partes en conflicto entren en contacto e intenten resolver, si es posible, la disputa de manera amistosa entre ellas (“cooling-off period”). Este periodo no puede ser extendido. 
  1. Vencido dicho plazo y sin un acuerdo logrado, el INPI notificará al oponente para que en un plazo máximo improrrogable de 15 (días) hábiles ratifique su oposición mediante el pago de un arancel y presente la ampliación de los fundamentos de la misma.
  1.  Luego será notificada la contraparte para que en un plazo idéntico e improrrogable de 15 (quince) días hábiles presente su respuesta.
  1. La producción de las pruebas pertinentes en el caso de los puntos 2) y 3), deberá ser efectuada en un plazo no mayor a los 40 (cuarenta) días hábiles, y el INPI tendrá la potestad de evaluarlas admitiéndolas o rechazándolas según su propio criterio, decisión que será irrecurrible sin perjuicio de su invocación en la instancia judicial.
  1. Producidas las pruebas o bien vencido el plazo para hacerlo, las partes serán notificadas para que en el plazo de 10 (diez) días hábiles presenten sus correspondientes alegatos.
  1.   Este plazo de 10 días puede ser por única vez interrumpido por uno mayor e improrrogable de 30 (treinta) días hábiles mediante el procedimiento de Mediación, lo que permitirá también lograr un eventual acuerdo de coexistencia entre las partes antes de la decisión final del INPI. Nótese que un acuerdo suscripto/homologado durante el proceso de Mediación tiene la misma fuerza legal que un dictamen judicial.
  1. En el caso en el que la oposición no sea ratificada por el oponente y el arancel correspondiente no haya sido pagado, el INPI tratará dicha oposición como la viene haciendo con los “Llamados de Atención”, es decir, ateniéndose simplemente al criterio del Analista de turno respecto de la eventual confundibilidad de los signos en pugna. Señalamos que en caso que la oposición no sea ratificada, el solicitante de la marca tendrá asimismo la oportunidad de ampliar fundamentos con el objeto de proveer al Examinador con todos aquellos elementos que considere relevantes para proteger su solicitud de marca.
  1. Finalmente y ante una resolución desfavorable hacia los intereses del cliente por parte del Examinador, será posible interponer si fuera necesario un recurso directo de apelación por ante los Tribunales, litigándose en este caso contra el INPI.

Comentarios finales: 

Consideramos que este nuevo procedimiento hace efectivamente avanzar y agilizar las disputas por oposición, aunque debemos reservar nuestra opinión respecto a las futuras decisiones del INPI en materia de confundibilidad de marcas, criterio que iremos conociendo y evaluando con las primeras decisiones al respecto.

En este último sentido, nuestra recomendación a los clientes es que en el caso de oposiciones amplíen los fundamentos y aporten las pruebas necesarias (punto 2) para que el Analista pueda tener frente a su vista al momento decisorio todos los elementos y fundamentos completos de la posición del cliente y resolver en consecuencia. En efecto, entendemos que es importante “orientar” la decisión del Analista con todos los elementos de convicción disponibles

Asimismo, hacemos notar que el proceso de Mediación (punto 6) se encuentra vigente y que podrá ser un instrumento útil para resolver este tipo de litigios, como así para obtener – antes de la presentación de los alegatos- una extensión de la fecha de vencimiento, si esto fuese necesario.

Por último, comunicamos que todo acuerdo de coexistencia obtenido entre las partes antes de la resolución final de la Oficina de Marcas, será aceptado por ese Instituto.